내 가게의 상표. 다른 사람이 먼저 등록했다?

자영업자의 경우..

 

자영업자 분들의 경우 실제 영업을 한지 시간이 어느정도 지나더라도, 자신의 상호(또는 가게 이름)를 상표권으로 등록해야겠다는 생각을 하시는 경우는 드물겁니다. 

 

그런데, 만약 제3자가 이를 상표권으로 등록하여 본인에게 '해당 상호는 내가 상표로 등록하였으니 가게 이름을 바꾸던가 사용료를 내라. 아니면 법적 조치를 취하겠다'라는 내용증명을 보낸다면 어떻게 대응하실건가요?

 

 

선출원주의

 

우리 상표법 제35조 제1항에 의해 먼저 상표등록출원한 자에게 상표를 등록할 수 있다고 정하고 있습니다. 이를 상표의 '선출원주의'라고 하는데요 먼저 상표를 출원한 자에게 상표권을 부여한다는 것이고, 반대되는 개념은 '선사용주의'로 상표를 실제 먼저 사용한 자에게 상표권을 부여한다는 것입니다. 우리 법은 보시다시피 선출원주의를 택하고 있습니다.

 

또한 상표법 제3조 제1항은 상표를 등록할 수 있는 자에 대하여 '상표를 사용하려는 자'도 포함된다고 정하고 있어, 상표를 등록하는데 있어 실제 상표를 사용할 것을 요구하지 않고 있습니다.

 

결국, 실제 상표를 사용하는 자라고 하더라도 상표를 등록하지 않는 한 상표법 상 상표권을 가질 수 없는 것이고, 이를 기화로 한 제3자가 먼저 출원을 한다면 그 3자에게 상표권이 부여되는 것입니다.

 

 

그러면 정말 가게 이름을 바꾸거나 사용료를 내야하나요?

 

아닙니다. 상표법은 일정한 요건을 갖춘 경우 상표를 사용하는 선의의 선사용자를 보호하고 있는데, 1) 해당 분야에서 잘 알려져 있거나, 2) '상호'로 사용해온 경우 타인의 등록상표를 이용하여 부당한 이득을 얻으려는 의사가 있다고 보기는 어렵다고 보아 사용할 수 있도록 정하고 있습니다.

 

다만 선사용자라고 하더라도, 일단 상표권자가 문제를 제기하며 소를 제기한 경우 해당 소송의 종료가 될 때까지 선사용자임을 확인받을 수 없다는 점, 상표권자가 사용금지가처분을 인용받을 경우 소송이 종료될때까지 해당 상표를 사용할 수 없다는 점에 있어 불리하고, 선사용자임을 인정받는다 하더라도 다른 사람이 사용하는 것 까지 금지할 수는 없는 소극적 권리행사에 그친다는 단점이 있습니다.

 

 

시사점

 

아시다시피 소송절차는 긴 시간을 필요로 하는 일이고, 이 과정에서 판결까지 간다면 '선사용자'임을 인정받을 수 있는 상황임에도 지리한 소송절차를 끝내기 위하여 일정 금액을 주는 조건으로 조정, 합의를 하거나 자신이 사용할 수 있는 상표를 포기하는 상황도 생길 수 있습니다.

 

그러므로 자영업을 하시는 경우, 가능하면 자신의 상표를 미리 등록하여 위와 같은 문제를 피하시는 것이 바람직합니다.

 

법무법인 함지, 박선우 변호사(sunnnw@gmail.com, 053-755-7030)