계약체결단계에서 전해진 아이디어를 사용한다면

 

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (차)목은, "사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위"를 부정경쟁행위의 일종으로 보고 있습니다. 이것은 거래교섭 혹은 거래과정에서 제공받은 경제적 가치를 가지는 아이디어를 정당한 보상없이 사용하는 것을 규제하기 위하여 제정된 규정인데요, 이 규정의 적용요건을 처음으로 제시한 판례를 소개합니다.

 

 

대법원 2020. 7. 23. 2020다220607 판결

 

해당 판결은 프랜차이즈 업체인 피고와 광고대행회사인 원고 사이의 분쟁이었습니다. 피고는 원고와 계약을 체결하여 광고용역 결과물인 네이밍, 콘티 등을 제공받았는데, 피고는 원고로부터 용역계약을 결과물을 제공받았음에도 불구하고 제작비를 지급받지 않은 채 해당 결과물을 이용하여 신제품을 출시하였고, 다른 광고용역업체와 계약을 체결하여 결과물을 이용한 광고를 시작하는 등 판매에 나서게 되었습니다.

 

이에 용역비를 지급받지 못한 원고(광고대행업체)는 피고(프랜차이즈업체)와 다른 광고대행업체를 상대로 이들의 행위가 저작권침해, 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하며 이 사건 광고의 사용금지 및 폐기, 네이밍의 금지 및 폐기, 손해배상을 구한 사건입니다.

 

재판부는 원고의 주장에 대하여

 

"'경제적 가치를 가지는 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보’(이하 ‘아이디어 정보’라 한다)에 해당하는지 여부는 아이디어 정보의 보유자가 그 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 또는 그 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요한 경우인지 등에 따라 구체적·개별적으로 판단해야 한다. 다만 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 알고 있었거나 동종 업계에서 널리 알려진 아이디어는 위 (차)목의 보호대상에서 제외된다[위 (차)목 단서]. ‘거래교섭 또는 거래과정에서 제공받은 아이디어 정보를 그 제공목적에 위반하여 부정하게 사용하는 등의 행위’에 해당하기 위해서는 거래교섭 또는 거래과정의 구체적인 내용과 성격, 아이디어 정보의 제공이 이루어진 동기와 경위, 아이디어 정보의 제공으로 달성하려는 목적, 아이디어 정보 제공에 대한 정당한 대가의 지급 여부 등을 종합적으로 고려하여, 그 아이디어 정보 사용 등의 행위가 아이디어 정보 제공자와의 거래교섭 또는 거래과정에서 발생한 신뢰관계 등을 위반한다고 평가할 수 있어야 한다."

 

고 판시하며 원고의 청구를 일부 인용한 원심 판단을 수긍하며 피고의 상고를 기각하였습니다.

 

 

타인의 아이디어는 보호받아야 한다

 

산업 전반에서 디자인에 대해서는 과거보다 그 경제적 가치를 인정하는 경향이 많아지고 있으나, 네이밍이나 광고 콘티, 캐치프레이즈 등에 대해서는 아직까지도 그 결과물이 단어 하나, 글 한 문장 또는 문단 등이라는 이유로 그 가치를 인정하지 않는 경향이 많이 유지되고 있습니다. 이러한 상황에서 위 판결은 하나의 기준이 될 수 있을 것으로 보입니다.

 

또한 용역계약에 따라 용역결과물을 만들어 내느라 고생한 광고대행업체 입장에서는 용역비를 지급받기 위한 민사소송 뿐 아니라, 위와 같은 부정경쟁방지법 등의 주장을 통해 용역비 뿐 아니라 손해배상을 함께 물어 정당한 용역비를 지급하지 않으려는 상대방을 압박하는 좋은 방법이 될 수 있을 것으로 보입니다.

 

 

법무법인 함지, 박선우 변호사(sunnnw@gmail.com, 053-755-7030)

자영업자의 경우..

 

자영업자 분들의 경우 실제 영업을 한지 시간이 어느정도 지나더라도, 자신의 상호(또는 가게 이름)를 상표권으로 등록해야겠다는 생각을 하시는 경우는 드물겁니다. 

 

그런데, 만약 제3자가 이를 상표권으로 등록하여 본인에게 '해당 상호는 내가 상표로 등록하였으니 가게 이름을 바꾸던가 사용료를 내라. 아니면 법적 조치를 취하겠다'라는 내용증명을 보낸다면 어떻게 대응하실건가요?

 

 

선출원주의

 

우리 상표법 제35조 제1항에 의해 먼저 상표등록출원한 자에게 상표를 등록할 수 있다고 정하고 있습니다. 이를 상표의 '선출원주의'라고 하는데요 먼저 상표를 출원한 자에게 상표권을 부여한다는 것이고, 반대되는 개념은 '선사용주의'로 상표를 실제 먼저 사용한 자에게 상표권을 부여한다는 것입니다. 우리 법은 보시다시피 선출원주의를 택하고 있습니다.

 

또한 상표법 제3조 제1항은 상표를 등록할 수 있는 자에 대하여 '상표를 사용하려는 자'도 포함된다고 정하고 있어, 상표를 등록하는데 있어 실제 상표를 사용할 것을 요구하지 않고 있습니다.

 

결국, 실제 상표를 사용하는 자라고 하더라도 상표를 등록하지 않는 한 상표법 상 상표권을 가질 수 없는 것이고, 이를 기화로 한 제3자가 먼저 출원을 한다면 그 3자에게 상표권이 부여되는 것입니다.

 

 

그러면 정말 가게 이름을 바꾸거나 사용료를 내야하나요?

 

아닙니다. 상표법은 일정한 요건을 갖춘 경우 상표를 사용하는 선의의 선사용자를 보호하고 있는데, 1) 해당 분야에서 잘 알려져 있거나, 2) '상호'로 사용해온 경우 타인의 등록상표를 이용하여 부당한 이득을 얻으려는 의사가 있다고 보기는 어렵다고 보아 사용할 수 있도록 정하고 있습니다.

 

다만 선사용자라고 하더라도, 일단 상표권자가 문제를 제기하며 소를 제기한 경우 해당 소송의 종료가 될 때까지 선사용자임을 확인받을 수 없다는 점, 상표권자가 사용금지가처분을 인용받을 경우 소송이 종료될때까지 해당 상표를 사용할 수 없다는 점에 있어 불리하고, 선사용자임을 인정받는다 하더라도 다른 사람이 사용하는 것 까지 금지할 수는 없는 소극적 권리행사에 그친다는 단점이 있습니다.

 

 

시사점

 

아시다시피 소송절차는 긴 시간을 필요로 하는 일이고, 이 과정에서 판결까지 간다면 '선사용자'임을 인정받을 수 있는 상황임에도 지리한 소송절차를 끝내기 위하여 일정 금액을 주는 조건으로 조정, 합의를 하거나 자신이 사용할 수 있는 상표를 포기하는 상황도 생길 수 있습니다.

 

그러므로 자영업을 하시는 경우, 가능하면 자신의 상표를 미리 등록하여 위와 같은 문제를 피하시는 것이 바람직합니다.

 

법무법인 함지, 박선우 변호사(sunnnw@gmail.com, 053-755-7030)

 

과거에는 사용되었으나, 어느샌가 안보이는 상표

 

최근 백화점을 가보면 과거에 한참 유행했던 브랜드가 다시 활발하게 영업하는 경우가 있습니다. 그런 브랜드를 보면, 과거에는 한참 유행했지만 현재는 눈앞에 전혀 보이지 않는 브랜드가 떠오르는데요. 혹시 그거 내가 써도 되나?

 

 

상표법 제119조 제1항 제3호

 

상표법 제119조 제1항 제3호는 아래와 같이 정하고 있습니다.

 

제119조(상표등록의 취소심판) 

① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.

  3. 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우

 

즉, 취소심판청구일 기준으로 3년동안 상표권자, 전용사용권자, 통상사용권자 중 어느 누구도 사용하지 않는 경우 해당 상표등록에 대한 취소가 될 수 있고, 등록상표에 대해서 지정상품이 둘 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관한 취소심판을 청구할 수 있습니다. 예를 들어 해당 상표가 A와 B라는 지정상품에 관하여 등록되었고, B라는 지정상품에 대하여 전혀 사용되고 있지 않다면 B라는 지정상품에 대한 상표등록만을 취소할 수 있다는 것입니다.

 

 

취소심판을 할 수 있는 사람이 정해져있나요?

 

또한 취소심판은 이해관계인 뿐 아니라 어느 누구라도 신청할 수 있습니다. 과거에는 이해관계인만이 취소심판을 신청할 수 있었지만 법개정으로 '누구든지' 청구할 수 있도록 바뀌었지요(상표법 제119조 제4항).

 

또한, 취소심판에 있어 '3년 내 사용하지 않았다는 사실'에 대해서는 상표권자에게 입증책임이 넘어가 상표권자가 스스로 '3년 내 사용하였다는 사실'을 입증하도록 정하고 있어, 상표권자가 이를 입증하지 못하는 이상 취소심판이 인용되는 결과로 이어질 수 있습니다.

 

 

마치며

 

시작할 때는 농담처럼 '내가 쓸 수 있을까?'라고 시작하였지만, 자영업을 하시는 분들 중 과거의 브랜드에 대한 사용을 고려하였거나, 과거에 사용된 브랜드를 등록하고 있는 분들도 계실거라고 생각합니다. 상표를 등록하였다고 하여 이를 사용하지 아니한 채 영구적으로 보유할 수 있는 것은 아니라는 점을 알리고 싶어 이와 같은 글을 작성하였으니, 꼭 참고하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

법무법인 함지, 박선우 변호사(sunnnw@gmail.com, 053-755-7030)

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